33. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) gegen PUMA SE und vice versa (Beschwerde in Zivilsachen) | |
4A_518/2021 / 4A_526/2021 vom 6. April 2022 | |
Art. 2 lit. c MSchG; absolute Ausschlussgründe, irreführende Zeichen. | |
Art. 2 lit. a MSchG; Gemeingut, Unterscheidungskraft, Eventmarken. | |
Sachverhalt | |
Die PUMA SE (Beklagte, Widerklägerin) ist eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Herzogenaurach, Deutschland. Sie ist eine börsenkotierte deutsche Sportartikelanbieterin und Herstellerin von Schuhen, Textilien und Accessoires, vor allem im Fussballbereich. ![]() | |
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Die FIFA ist Inhaberin der beiden folgenden jeweils am 5. Dezember 2018 im schweizerischen Markenregister für zahlreiche Waren und Dienstleistungen - so unter anderem für Sponsoring- und Merchandisingprodukte - hinterlegten Marken:
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Nr. 725 428:
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Nr. 725 429:
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B.
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B.a Am 3. Mai 2019 erhob die FIFA beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die PUMA SE mit den folgenden - im Verfahrensverlauf angepassten - Rechtsbegehren:
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"1. Die Schweizer Marke CH Nr. 727 955 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" der Beklagten sei für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 727 955 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" zu löschen;
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2. Die Schweizer Marke CH Nr. 735 189 "PUMA WORLD CUP 2022" der Beklagten sei für sämtliche beanspruchten Waren für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Schweizer Marke CH Nr. 735 189 "PUMA WORLD CUP 2022" zu löschen;
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3. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" im Zusammenhang mit
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[zahlreiche Accessoires, Bekleidungsstücke, Sportartikel etc.]
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zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
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4. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "PUMA WORLD CUP 2022" im Zusammenhang mit
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[zahlreiche Accessoires, Bekleidungsstücke, Sportartikel etc.] ![]() | |
Die Beklagte beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Zudem erhob sie Widerklage mit dem folgenden Rechtsbegehren:
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"[...] die Schweizer Marken CH-Nr. 725428 'QATAR 2022' (fig.) und CH-Nr. 725429 'WORLD CUP 2022' (fig.) der Klägerin seien für sämtliche beanspruchten Waren widerklageweise für nichtig zu erklären und das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum sei anzuweisen, die beiden vorgenannten Marken zu löschen."
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B.b Mit Urteil vom 31. August 2021 wies das Handelsgericht des Kantons Zürich sowohl die Hauptklage als auch die Widerklage ab. Es erwog, die Hauptklage sei abzuweisen, weil die von der Beklagten eingetragenen Marken "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" und "PUMA WORLD CUP 2022" keine irreführenden Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG darstellten. Der Klägerin gelinge es nicht darzutun, inwiefern diese Marken objektiv geeignet sein sollen, unzutreffende Vorstellungen über die Beziehung zwischen den Parteien respektive zu der von ihr veranstalteten Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu wecken. Die Widerklage sei abzuweisen, weil angesichts der konkreten grafischen Ausgestaltung der klägerischen Marken "QATAR 2022" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) keine Zeichen des Gemeinguts im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vorlägen; zudem sei es der Beklagten nicht gelungen darzutun, dass der Klägerin jegliche Gebrauchsabsicht fehle und unzulässige Defensivmarken vorlägen.
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C. Beide Parteien haben gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 31. August 2021 beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben.
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Das Bundesgericht heisst die Beschwerde der Klägerin (4A_518/ 2021) teilweise und diejenige der Beklagten (4A_526/2021) vollumfänglich gut, es hebt den angefochtenen Entscheid im Wesentlichen auf und heisst die Klagebegehren Ziffern 1 und 2 wie auch das Widerklagebegehren gut. Entsprechend erklärt es sowohl die von der Beklagten eingetragenen Marken "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" und "PUMA WORLD CUP 2022" als auch die von der Klägerin eingetragenen Marken "QATAR 202" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) für nichtig und ordnet deren Löschung im Markenregister an.
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(Zusammenfassung)
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Beschwerde der Klägerin (4A_518/2021)
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Erwägung 3.1 | |
Art. 2 lit. c MSchG verhindert einzig die Eintragung und Schutzgewährung, verbietet hingegen weder den Gebrauch irreführender Zeichen noch den irreführenden Gebrauch von an und für sich rechtmässigen Zeichen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 276 zu Art. 2 MSchG; NOTH, a.a.O., N. 3 zu Art. 2 lit. c MSchG). Ein solcher Zeichengebrauch ist nach anderen Gesetzesbestimmungen - etwa Art. 47 Abs. 3 MSchG oder Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG (SR 241) - zu beurteilen.
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3.1.2 Für die Beurteilung, ob ein irreführendes Zeichen vorliegt, ist allein massgebend, ob die Angabe objektiv geeignet ist, beim Abnehmer falsche Vorstellungen bzw. Erwartungen über das gekennzeichnete Angebot zu wecken; die Gefahr einer Täuschung der angesprochenen Verkehrskreise ist ausreichend (STÄDELI/BRAUCHBAR ![]() ![]() | |
Eine Irreführungsgefahr kann unter anderem darin begründet liegen, dass das Zeichen zu einem unrichtigen Rückschluss auf die geschäftlichen Verhältnisse des Markeninhabers führt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 294 zu Art. 2 MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 617; FRAEFEL/MEIER, a.a.O., N. 146 zu Art. 2 MSchG; kritisch betreffend der Prüfung im Eintragungsverfahren NOTH, a.a.O., N. 71 zu Art. 2 lit. c MSchG). Art. 2 lit. c MSchG kann insbesondere der Schutzfähigkeit von Zeichen entgegenstehen, die auf ein bestimmtes Ereignis von öffentlichem Interesse hinweisen, wenn damit unzutreffende Erwartungen geweckt werden (NOTH, a.a.O., N. 72 zu Art. 2 lit. c MSchG).
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Erwägung 3.2 | |
3.2.1 Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid ist unstrittig, dass die Beklagte mit den streitgegenständlichen Marken beabsichtigt, auf die 2022 in Katar auszutragende Fussball-Weltmeisterschaft der Klägerin Bezug zu nehmen und nicht etwa auf irgendeine Weltmeisterschaft in einer anderen Sportart. Ihr kann nicht gefolgt werden, wenn sie vor Bundesgericht bestreitet, dass das Publikum ihre beiden strittigen Marken mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in Verbindung bringt. Wie die Klägerin ![]() ![]() | |
Die Verbindung der Bestandteile "PUMA" und "WORLD CUP QATAR 2022" bzw. "WORLD CUP 2022" weckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Erwartung einer besonderen Beziehung des Markeninhabers zu der von der Klägerin veranstalteten Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Der Schweizer Durchschnittsabnehmer geht aufgrund der gewählten Kombination der Zeichenbestandteile davon aus, die damit gekennzeichneten Produkte - insbesondere Sportartikel, Bekleidung und Accessoires - stammten von einem Unternehmen, das als Hauptsponsor der in Katar stattfindenden Fussball-Weltmeisterschaft fungiert. Daran vermag der im angefochtenen Entscheid erwähnte Umstand nichts zu ändern, den angesprochenen Verkehrskreisen sei ohne Weiteres bekannt, dass offizielle Ausstatter, Lieferanten, Sponsoren etc. deutlich auf ihre Stellung hinwiesen, so z.B. durch die Verwendung offizieller Logos mit dem Akronym "FIFA" und der Verwendung von Begriffen wie "Sponsor". Wie die Klägerin zutreffend ausführt, erfolgt die Beurteilung der Irreführungsgefahr eines Zeichens in dem Sinne registerbezogen, als das Zeichen in der angemeldeten Form betrachtet wird und die konkrete Verwendung (samt aufklärender Hinweise auf der Ware, der Verpackung oder im Präsentationsumfeld) unbeachtet zu bleiben hat (NOTH, a.a.O., N. 18 zu Art. 2 lit. c MSchG; FRAEFEL/MEIER, a.a.O., N. 116 zu Art. 2 MSchG; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 283 zu Art. 2 MSchG). Selbst wenn von einer entsprechenden Kenntnis der Schweizer Abnehmer auszugehen wäre, leuchtet nicht ein, inwiefern eine solche bei abstrakter Betrachtung der Zeichen "PUMA WORLD CUP QATAR 2022" bzw. "PUMA WORLD CUP 2022" die Erwartung einer besonderen Beziehung des Markeninhabers zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beseitigen soll. ![]() | |
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Das Vorbringen der Beklagten, die Verwendung der Begriffe "WORLD CUP QATAR 2022" bzw. "WORLD CUP 2022" werde nicht als Hinweis auf Waren und Dienstleistungen der Klägerin verstanden, sondern sei beschreibend, ist wohl zutreffend (dazu hinten E. 6), ändert jedoch nichts an der durch die beiden hinterlegten Zeichen hervorgerufenen Erwartung der massgebenden Verkehrskreise, die gerade durch die Verbindung von "PUMA" mit diesen Begriffen ausgelöst wird. Letzteres verkennt auch die Vorinstanz, wenn sie davon ausgeht, die Verwendung des Zusatzes "PUMA" spreche gegen eine Irreführung. Eine Marke, die unwahre bzw. irreführende Angaben enthält, unterliegt auch dann dem Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG, wenn sie noch andere, für sich betrachtet nicht zu beanstandende Bestandteile enthält, und diese der Marke einen kennzeichnenden Charakter verleihen (STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N. 279 a.E. zu Art. 2 MSchG). Entgegen der von der Beklagten vertretenen Ansicht geht es bei der Irreführung nach dieser Bestimmung zudem nicht um eine Fehlvorstellung in Bezug auf ein besserberechtigtes Zeichen der Klägerin, geschweige denn um eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr (vgl. zu den relativen Ausschlussgründen Art. 3 MSchG), sondern um einen absoluten Ausschlussgrund, der nicht mit Bezug zu einem anderen Zeichen bzw. Ausschliesslichkeitsrecht zu beurteilen ist (vgl. FRAEFEL/MEIER, a.a.O., N. 147 zu Art. 2 MSchG).
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3.2.2 Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Beklagte weder offizielle Sponsorin noch Partnerin oder (Mit-)Veranstalterin der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist. Entsprechend werden die durch die beiden strittigen Zeichen bei den ![]() ![]() | |
Der Vorinstanz kann sodann nicht gefolgt werden, wenn sie darauf hinweist, die Klägerin habe im Zusammenhang mit der Verwendung von Trikots der Spieler, die nach den Vorgaben der Klägerin mit deren offiziellen Kennzeichen zu versehen seien, im Grundsatz gebilligt, dass die Beklagte bei ihrer Kommunikation in diesem Sinne einen gewissen (indirekten) Bezug zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nehme. Streitgegenstand der Feststellungsklage (Nichtigerklärung der beiden eingetragenen Marken) ist nicht, inwieweit die Klägerin aufgrund ihres Verhaltens eine "Nähe der Ausrüster und Sponsoren von teilnehmenden Mannschaften zum Event und eine entsprechende Bezugnahme in Kauf zu nehmen und zu dulden [hat]". Vielmehr geht es allein um die Frage, ob aufgrund der beiden eingetragenen Zeichen - und zwar unabhängig von einer konkreten Verwendung - bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Gefahr der Irreführung besteht und deshalb für diese kein Markenschutz gewährt wird. Ob eine konkrete Zeichenverwendung der Beklagten mit einem Bezug zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zulässig wäre oder vielmehr von der Klägerin verboten werden könnte, ist nicht Gegenstand der zunächst zu beurteilenden Feststellungsbegehren (Antrags-Ziffern 1 und 2), sondern einzig der beiden Verbotsbegehren (Antrags-Ziffern 3 und 4).
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(...)
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(...)
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Erwägung 6.2 | |
6.2.2 Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 139 III 176 E. 2; BGE 131 III 121 E. 4.1; je mit Hinweisen). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 139 III 176 E. 2 mit Hinweis). Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 145 III 178 ![]() ![]() | |
Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 134 III 547 E. 2.3.1; BGE 133 III 342 E. 4). Ob die massgebenden Adressaten ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 137 III 403 E. 3.3.2; BGE 134 III 547 E. 2.3). Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BGE 137 III 403 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgebenden Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGE 145 III 178 E. 2.3.1; BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 140 III 109 E. 5.3.2 mit Hinweisen).
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Erwägung 6.3 | |
6.3.1 Die Vorinstanz hat ihrer Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit der beiden Zeichen "QATAR 2022" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) zutreffend die allgemeinen Grundsätze ![]() ![]() | |
Daran ändert auch die in den strittigen Zeichen jeweils hinzugefügte Null in Form eines stilisierten Fussballs nichts; im Gegenteil wird dieses beschreibende Verständnis aufgrund des bildlich vermittelten Sinngehalts noch verstärkt, indem zusätzlich auf die konkrete ![]() ![]() | |
Den beiden von der Klägerin im Markenregister hinterlegten Zeichen "QATAR 2022" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) fehlt es an der originären Unterscheidungskraft. Sowohl für die Sportveranstaltung selbst als auch für die mit ihrer Durchführung verbundenen Waren und Dienstleistungen sind die beiden hinterlegten Zeichen unmittelbar beschreibend. Das Publikum verbindet mit diesen das Sportereignis als solches und sieht darin keinen Hinweis auf einen Hersteller oder Veranstalter. Auch bei den beanspruchten Merchandisingartikeln, die als solche keinen unmittelbaren Bezug zur Fussballveranstaltung aufweisen, erkennen die Abnehmer lediglich einen Hinweis auf das überaus bekannte Ereignis selbst, ohne davon auszugehen, die Bezeichnung identifiziere die Herkunft damit versehener Produkte aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. Beschluss I ZB 96/05 des BGH vom 27. April 2006, a.a.O., Rz. 45 f.; STRÖBELE, a.a.O., § 8 Rz. 287 f.). Dass für einzelne beanspruchte Waren oder Dienstleistungen von einem besonderen Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen wäre, das von der beschriebenen Wahrnehmung des Publikums abweichen würde, macht die Klägerin nicht geltend.
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Mangels originärer Unterscheidungskraft sind die strittigen Zeichen nicht als Marke schutzfähig. Die Vorinstanz hat die Frage der ![]() ![]() | |
6.4 Den beiden hinterlegten Zeichen "QATAR 2022" (fig.) und "WORLD CUP 2022" (fig.) ist demnach gemäss Art. 2 lit. a MSchG der Markenschutz insgesamt zu versagen. Entsprechend ist die Widerklage gutzuheissen und die beiden eingetragenen Marken sind gestützt auf Art. 52 MSchG für nichtig zu erklären. ![]() |